Ein MONOPOLY weniger – Markenrechtlicher Benutzungszwang und Wiederholungsanmeldung

Marken muß man benutzen, selbst oder durch einen Lizenznehmer. Sonst „verfallen“ sie, können nicht gegen Dritte durchgesetzt und auf Antrag gelöscht werden. Allerdings gibt es eine Schonfrist von 5 Jahren. Wie, wenn man einfach, statt zu nutzen, eine neue Marke anmeldete? - Das Europäische Gericht (EuG) hat in einem Urteil vom 21. April erläutert, unter welchen Voraussetzungen die Anmeldung einer solchen Wiederholungsmarke wegen „Bösgläubigkeit“ gelöscht werden kann (Urt. v. 21.4.2021, T-663/19, nicht rechtskräftig).

Im Einzelnen

Eine Unionsmarke wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei der Anmeldung Marke bösgläubig war, Art. 59 (1) (b) UMV. Ist nun ein Anmelder bösgläubig, wenn er eine Marke im Wesentlichen in der Absicht anmeldet, gegebenen Falles deren Benutzungsschonfrist nutzen zu können, statt den Nachweis der Benutzung einer älteren Marke führen zu müssen?

Diese praktisch sehr wichtige Frage stellte sich im Verfahren über einen Antrag auf Löschung der Unionsmarke Nr. 9071961 „MONOPOLY“, von HASBRO Inc. angemeldet u.a. für Waren in den Klassen 9, 16, 28 und 41. Das Spiel ist bekannt. Mit einigen Waren und Dienstleistungen, für die diese neue Marke Schutz beanspruchte – unter anderem allerlei Apparate, verschiedene Software, Papierwaren, Fernsehprogrammen und sportliche Aktivitäten - , hat es allerdings wenig zu tun. Im Zeitpunkt der Anmeldung war HASBRO Inc. bereits Inhaberin einer Reihe weiterer Wortmarken für die Bezeichnung „MONOPOLY“ in u.a. den Klassen und für Waren und Dienstleistungen, für welche auch die neue Anmeldung Schutz beanspruchte. Es mag sich also die Frage gestellt haben, ob man, angesichts der möglichen, ggf. teilweisen Löschungsreife der älteren Marken, nicht einfach eine neue anmeldet, um Markenschutz in den relevanten Feldern zu haben, ohne ggf. die Benutzung dafür nachweisen zu müssen. - Ein anderes Unternehmen witterte den Braten und griff die jüngste Eintragung mit dem Argument an, es handele sich um eine „Wiederholungsmarke“.

Die Marke „MONOPOLY“ sei nur beantragt worden, um nicht für die älteren Marken gegebenen Falles die Benutzung nachweisen zu müssen, wie es im Fall eines Angriffs aus der Marke (Klage, Widerspruch) und bei einem gegen die Marke gerichteten Antrag auf Löschung wegen Verfalls der Fall ist. – Die europäischen Gerichte – in Deutschland ist die Rechtslage nicht wesentlich anders – hatten sich dazu bereits geäußert: Im Urteil Pelikan, T-136/11 v. 13.12.2012, hat das Gericht entschieden, dass eine Wiederholungsmarke eine „bösgläubige“ Anmeldung sein könne, es allerdings dort verneint, weil der Anmelder in erster Linie seine Marke habe modernisieren wollen. Allein die Tatsache, dass eine Marke schon einmal angemeldet worden war, macht also eine erneute, also eine „Wiederholungsmarke“, nicht bösgläubig. - Im vorliegenden Fall stellte sich die Frage unter etwas anderen Vorzeichen. Die Anmelderin, HASBRO Inc., gestand zwar ein, dass die neue Marke im Wesentlichen „zur Vereinfachung der Verwaltung“ und wegen der Kosten eines Benutzungsnachweises für ältere, teils identische Marken angemeldet worden war. Sie verteidigte ihre Wiederholungsanmeldung aber mit verschiedenen Argumenten: Erstens sei die Wiederholungsmarke in der Absicht, den Benutzungsnachweis nicht führen zu müssen, gängige Praxis: Alle machten es so. Das Amt würde mit Löschungsanträgen „überschwemmt“, wenn man ihr Vorgehen bei der Neuanmeldung für „bösgläubig“ erachte. Zweitens sei die neue Anmeldung bezüglich der Waren und Dienstleistungen nicht identisch mit den alten, und auch nur innerhalb eines teils nur kurzen Zeitraums nach deren Anmeldung eingereicht worden, also nicht kurz vor Ende der Benutzungsschonfrist. Es gebe also erstens auch sachliche, in der Entwicklung des Marktes liegende Gründe für die Neuanmeldung, die zweitens auch nicht dazu führe, dass sich Schonfristen gleichsam verdoppelten. Schließlich schade die Wiederholungsmarke niemandem.

Die Beschwerdekammer des EUIPO hatte die Löschung der Marke angeordnet. Das Gericht bestätigt diese Entscheidung. Zwar sei in der Tat die Tatsache, dass eine Marke – selbst eine nicht genutzte – noch einmal angemeldet werde, per se noch nicht bösgläubig i.S.d. Art. 59 (1) (b) UMV. Anders aber, wenn wesentliche Absicht sei, ein bereits für bestimmte Waren oder Dienstleistungen als Marke registriertes Zeichen nicht benutzen oder auch nur die Benutzung nicht nachweisen zu müssen. Der Markenschutz, eben weil er dem Begünstigten ein Ausschließlichkeits- und damit einhergehendes Verbotsrecht gebe, setze die Benutzung der Marke nach einer Schonfrist voraus. Werde die Schonfrist „künstlich“ verlängert, also der Benutzungszwang umgangen, sei das bösgläubig. Daran ändere nichts, dass es angeblich alle so machten, und ebenso wenig, dass sich die Neuanmeldung nur zum Teil mit den alten Marken überschnitt und nicht erst knapp vor dem Ablauf der je für sie geltenden Benutzungsschonfrist angemeldet worden war.

Die Entscheidung könnte erhebliche praktische Bedeutung erlangen. In einem Punkt nämlich hat die im Rechtsstreit unterlegene HASBRO Inc. recht: So wie sie machen es – nicht alle, aber - viele. Eine Marke anzumelden, ist billiger und einfacher, als sie über einen längeren Zeitraum rechtserhaltend zu nutzen. Es ist sinnvoll, die Marke bei der Anmeldung breit aufzustellen, also Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, für die eine Benutzung nur möglich, aber nicht sicher ist. Denn die Kosten sind relativ gering, und nachher sind nur noch Beschränkungen, nicht Erweiterungen möglich. Nicht selten – und sogar aus guten Gründen - werden Marken frühzeitig, noch bevor klar ist, was genau geschehen wird, angemeldet. Sonst macht es jemand anderes. Früher oder später zeigt sich dann, mehr oder weniger unerwartet: Die Marke wurde nicht genutzt und wird es auch in absehbarer Zeit nicht. Es ist dann verlockend, statt viel Geld in die Nutzung der Marke in Märkten zu investieren, die vielleicht irgendwann relevant werden – die Marke „INTEL“ z.B. ist seit 2001 beim EUIPO u.a. für Rührgeräte für Eier sowie Obst- und Gemüseschäler eingetragen -, einfach für verhältnismäßig wenig Geld eine neue anzumelden. Das rettet zwar die alte, unbenutzte Marke nicht, erlaubt aber den Angriff auf Drittzeichen, ohne, wie es für die alte der Fall wäre, die Benutzung nachweisen zu müssen. Oft wird in solchen Fällen schon bei der Anmeldung zwar keine Benutzungsabsicht vorliegen, wohl aber die Erkenntnis, dass ihr Fehlen schwer zu beweisen ist. Dafür ist das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke allerdings nicht gedacht. Der Schutz der Marke besteht um ihrer Benutzung willen, das Recht, anderen die Verwendung von Kommunikationsmitteln zu verbieten, ist auch nur so zu rechtfertigen. Wer nach Ablauf der Benutzungsschonfrist seine Marke gegen Dritte durchsetzen will, braucht, das ist die Botschaft des EuG, nicht einfach eine neue Registrierung, sondern ein zusätzliches, akzeptables, mit den Zwecken des Markenschutzes kompatibles Argument. Solche Argumente gibt es, aber sie liegen nicht auf der Hand, und die Grenze zwischen legitimen und weniger legitimen Absichten ist fließend. Es kann darum gehen, Abwandlungen der bereits eingetragenen Marke zu registrieren, oder es kann der Fall vorliegen, dass sich die ursprünglich geplante Änderung oder Erweiterung des Sortiments länger hingezogen hat, nun aber tatsächlich stattfindet – es spricht nichts dagegen, eine Marke auch erst lange nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch wirklich im Markt zu etablieren, und dann sie auch neu anzumelden. Die alte Marke ist dann eben verfallen, das ist sie sowieso, und die neue möglicherweise durch mittlerweile dazwischengekommene Rechte Dritter gefährdet, aber nicht bösgläubig angemeldet. Wer sich an der Nichtbenutzung einer Marke stört, mag den rechten Zeitpunkt für einen Verfallsantrag und eine eigene Registrierung abwarten und ausnutzen. Wenn die Wiederholungsmarke erst nach Ablauf der Schutzfrist der ursprünglichen angemeldet wurde, ohne dass eine Benutzung stattgefunden hätte, können Dritte mit einer eigenen Anmeldung „den Fuß in die Türe“ bekommen.  - Das Urteil „HASBRO“ nützt dem Anmelder der Wiederholungsmarke, der die Reichweite seiner Argumente daran testen kann, und ebenso dem Angreifer, der ihm auf den Zahn fühlen will.

Dr. Kristofer Bott, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Frankfurt a. M.

Dr. Kristofer Bott

Dr. Kristofer Bott

ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz und Partner bei GvW Graf von Westphalen in Frankfurt am Main. Als Mitglied der Praxisgruppe TMC/IP arbeitet er vor allem im Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (Unlauterkeitsrecht). Dr. Kristofer Bott ist in der Beratung und Prozessführung für in Deutschland und international agierende deutsche und ausländische Unternehmen tätig.