Zur Benutzung von Marken und der Bedeutung des „R im Kreis“ (®)

Wer eine Marke registriert hat, muss sie – vor dem Ablauf einer 5-jährigen Schonfrist - benutzen, sonst „verfällt“ sie. Das bedeutet: Der Inhaber kann seine Markenrechte nicht mehr gegen Dritte durchsetzen und jedermann kann beim Markenamt die Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung beantragen. Diese Wirkungen können auch teilweise, nämlich in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen eintreten, für die die Marke nicht benutzt wird.

Während die Benutzungsobliegenheit als solche den meisten Markeninhabern bekannt ist, gerät manchmal in Vergessenheit, dass die Marke auch so genutzt werden muss, wie sie eingetragen ist, und nicht anders. Soweit die Regel. Allerdings soll man nicht bei jedem „Lifting“ eine neue Marke anmelden müssen. Deshalb sagt das Gesetz, dass die eingetragene Marke nicht verfällt, wenn sie in einer Weise benutzt wird, bei der der „kennzeichnende[]n Charakter der Marke nicht verändert“ wird.

Sachverhalt

Leider ist alles andere als klar, was der „kennzeichnende Charakter“ einer Marke ist, und deshalb auch, außer in eindeutigen Fällen, wann er sich ändert. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte einen Fall zu entscheiden, in dem jemand die Marke „Dorzo“ eingetragen hatte. Genutzt wurden „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“. Hinter „Vision“ stand also jeweils das bekannte „R“ im Kreis (®). Es heißt „registered“, kommt im deutschen Markengesetzt nicht vor, darf aber verwendet werden, wenn man tatsächlich eine solche registrierte Marke hat; andernfalls ist es irreführend, weil der Verkehr an einen – durch die Registrierung entstandenen – Schutz glaubt, den es tatsächlich aber nicht gibt.

Ein Dritter wollte die Marke löschen lassen: Sie sei nicht benutzt worden. Die Kombinationen mit „Vision“ etc. seien keine Benutzung der eingetragenen Marke, weil der „kennzeichnende Charakter“ gegenüber der eingetragenen verändert sei.

Entscheidung

Das Markenamt wies den Löschungsantrag ab, das Bundespatentgericht gab ihm statt, der BGH bestätigte das. Eine Marke „Dorzo-Vision“ sei so wenig eingetragen wie die beiden anderen. Dass „Vision“ eine Bedeutung, und klar eine andere Bedeutung als „Dorzo“ habe, so dass der Verkehr den Begriff „Dorzo“ doch auch als solchen wahrnehme, ändere nichts; auch bei „Comp“ könnte man an einen beschreibenden Zusatz, z.B. für „composite“ denken. „Vision“ werde nämlich, so der BGH, vom Verkehr als ein zusätzlicher, kennzeichnender – also nicht nur beschreibender, oder auf die Firma hinweisender – Bestandteil eines einzigen, möglicherweise aus mehreren Elementen bestehenden Gesamtzeichens verstanden. Hierbei spielte nun eine wesentliche Rolle, dass das „®“ eben tatsächlich nicht hinter „Dorzo“, sondern hinter „Vision“ angebracht worden war. Dadurch entstand natürlich der Eindruck, als sei das Ganze die Marke, nicht lediglich „Dorzo“.

Praxistipp

Hier ist nun eine Bemerkung angebracht. Es gibt viele Marken, die eingetragen sind, obwohl sie auch einen beschreibenden Bestandteil haben – neben dem oder den anderen, die den „kennzeichnenden Charakter“ der Marke ausmachen und dafür sorgen, dass die Marke überhaupt eingetragen wurde. Wenn diese Marken mit einem „®“ versehen und benutzt werden sollen, dürfen nicht nur, sondern müssen sie sogar „als Ganze“ mit diesem „®“ bezeichnet werden, es wäre irreführend, einen Teil – und sei es den eigentlich kennzeichnenden Teil – herauszugreifen und für sich mit dem „®“ zu markieren. Der Verkehr glaubt nämlich sonst, siehe oben, es sei nur ein Teil eingetragen und genieße als solches Schutz, was nicht der Fall ist. Der Bundesgerichtshof hat die Anmeldung der weiter unten abgebildeten Marke in letzter Instanz zurückgewiesen, weil das „R“ den Eindruck erwecke, als sei das Wort „grill meister“ geschützt, während tatsächlich nur die Kombination von Wort und Bild in der konkreten grafischen Anordnung Schutz genießt. Wenn also tatsächlich z.B. „DorzoVision“ oder „Dorzo Comp“ als Marke eingetragen worden wäre, hätte der Inhaber nicht eine Marke „Dorzo®-Vision“ nutzen dürfen. Im einen Fall geht es darum, ob durch die Positionierung des „®“ der Eindruck erweckt wird, es gebe eine bestimmte (und so auch registrierte) Marke, im anderen darum, ob der Eindruck erweckt wird, es gebe einen durch Registrierung erlangten Schutz für ein bestimmtes Zeichen.

Im einen wie im anderen Fall gilt: das „®“ muss die „registrierte“ Marke bezeichnen. Es darf nicht den Teil bezeichnen, der ihren kennzeichnenden Charakter ausmacht. Und die Marke sollte so genutzt werden, wie sie eingetragen ist. Im Zweifel ist sie neu einzutragen. Die Neueintragung ist regelmäßig günstiger, als gar keinen Markenschutz deshalb zu haben, weil die benutzte Marke nicht registriert, also nicht geschützt, und die registrierte nicht benutzt, also auch nicht geschützt ist. Die alte Registrierung kann man ja auslaufen lassen.

(BGH, Urt. v. 11.5.2017 – I ZB 6/16 „Dorzo“)

Dr. Kristofer Bott, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Frankfurt am Main

Abb. 1

September 2017


JETZT ANMELDEN