30 März 2022 Blog

Haftung für patent­ver­let­zen­den Wei­ter­ver­kauf nach Deut­schland

Ein nur in Deutschland gültiges Patent kann dazu führen, dass ein Hersteller im Ausland haftet, wenn sein ebenfalls im Ausland ansässiger Käufer einen geschützten Gegenstand rechtswidrig nach Deutschland importiert. Auch bei Handelsgeschäften im Ausland ist daher auf einen möglichen Patentschutz in Deutschland zu achten und auf die weitere Verwendung der Waren durch den Abnehmer.

Die Klägerin im entschiedenen Fall war Inhaberin eines in Deutschland gültigen Patents auf Bauteile für Autos. Im entschiedenen Fall verklagte sie einen im Ausland ansässigen Hersteller, der patentgeschützte Teile an einen (ebenfalls im Ausland ansässigen) Abnehmer lieferte, welcher wiederum die Bauteile unter Missachtung des Patents nach Deutschland einführte. Die Klägerin hatte die Beklagte vor dem Rechtsstreit schriftlich mit dem Sachverhalt konfrontiert und um Stellungnahme gebeten.

Der Bundesgerichtshof bestätigte in seinem Urteil vom 8. Juni 2021 (Az. X ZR 47/19, abgedruckt in GRUR 2021, 1167) die Verurteilung der Beklagten wegen der Lieferungen an den Abnehmer. Ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, sei nach Auffassung des BGH zwar nicht ohne Weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder zu überwachen, unter Umständen aber sehr wohl bei konkreten Anhaltspunkten für solche Handlungen. Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung ins Inland können beispielsweise sein, dass der Lieferant von einer erfolgten oder konkret bevorstehenden Weiterlieferung Kenntnis erlangt hat, dass die abgenommene Menge so groß ist, dass sie nicht nur außerhalb des geschützten Gebietes vertrieben werden kann, oder dass das Abnahmeverhalten auffällig mit einer wahrnehmbaren und potenziell schutzrechtsverletzenden Tätigkeit des Abnehmers auf dem inländischen Markt übereinstimmt. Im entschiedenen Fall war der BGH der Auffassung, aufgrund der Gesamtumstände war von erheblichen Lieferungen der geschützten Teile auch in die EU auszugehen, so dass das vorgerichtliche Schreiben der Klägerin an die Beklagte konkrete Anhaltspunkte für einen patentverletzenden Vertrieb der Teile in Deutschland begründete. Die Beklagte musste ihre Abnehmerin daher auf den möglichen Patentschutz in Deutschland hinweisen und sich nach Lieferungen dorthin erkundigen. Indem sie dies unterließ und die Lieferungen fortsetzte, hat sie sich pflichtwidrig an der Patentverletzung beteiligt. Zurückgewiesen wurde vom BGH dagegen die weitere Haftung auch für das Liefern oder Liefernlassen an andere Personen allgemein, die die geschützten Teile ohne Zustimmung der Klägerin in Deutschland benutzen. Der BGH beanstandete hier, dass im Urteilstenor nicht klar erkennbar sei, unter welchen genauen Voraussetzungen eine Abgabe an andere rechtswidrig sei. Die abstrakte Floskel „wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen“ reicht hier nicht aus.

Für die unternehmerische Praxis ergibt sich die Konsequenz, dass einem Verdacht auf eine patentverletzende Nutzung durch einen Abnehmer unbedingt nachgegangen werden muss, auch wenn dieser im Ausland ansässig ist, wo das jeweilige Schutzrecht nicht gilt. Ein solcher Verdacht kann sich außer aus Hinweisen auf eine Lieferung selbst auch daraus ergeben, dass für die abgenommene Menge außerhalb des geschützten Gebietes kein ausreichender Markt existiert, so dass es naheliegt, dass die Ware innerhalb des Gebietes vertrieben wird. Ebenso kann es Anlass zum Misstrauen bieten, wenn das Abnahmeverhalten (etwa die Menge) auffällig mit den erkennbaren Aktivitäten des Abnehmers im geschützten Gebiet übereinstimmt. Bestehen solche Verdachtsmomente, so sind beim Abnehmer Erkundigungen einzuziehen, um den bestehenden Verdacht auszuräumen.

Für den Rechtsberater im Prozess ist zu beachten, dass in einer Verletzungsklage einzelfallbezogen dargelegt und ggf. bewiesen werden muss, aufgrund welcher Anhaltspunkte der Beklagte damit rechnen musste, mit der Lieferung an einen Abnehmer eine Patentverletzung zu unterstützen. Aus dem Vortrag muss sich eindeutig feststellen lassen aufgrund welcher Umstände der Beklagte Pflichten gehabt und missachtet haben soll. Es ist dementsprechend nicht möglich, dem Beklagten vorbeugend für weitere Fälle die Lieferung zu verbieten, „falls konkrete Anhaltspunkte bestehen“ für eine Patentverletzung.
 

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